徐婕超 | 強化海外專利布局：汽車企業PCT國際專利申請政策

2024年5月31日，第二屆知産前沿汽車論壇（IFAF 2024）在上海東錦江希爾頓逸林酒店圓滿閉幕。本次論壇以“知識産權保護與風險防控助力汽車創新發展” 為主題，彙集了全國各地的知識産權教授學者、企業IPR以及汽車行業專利、商标、品牌保護專家齊聚上海。

在5月31日的大會上， 上海弼興律師事務所合夥人&專利代理人&技術經紀人徐婕超帶來“強化海外專利布局：汽車企業PCT國際專利申請政策”的相關觀點分享，知産前沿現場徐律師的現場主題發言内容整理成文，供知識産權業内人士參考學習。

目次

一、中國車企出海現狀

二、涉外專利申請途徑簡介

三、中國的申請政策

一、中國車企出海現狀

從目前汽車企業出海的經驗來看，車企出海前期需要做的準備的基本脈絡如下，也是其他行業出海時會考慮的因素：

1. 前期市場調研，市場規模及閱聽人群體；
2. 競争對手占據市場狀态；
3. 當地法規政策，各國準入門檻；
4. 專利保護方面，包括自持專利、競争對手專利、所入市場對于知識産權的保護力度和體制完善程度等；
5. 合适銷售管道擷取、銷售網絡搭建；
6. 産品售後管理

目前大陸車企出海越來越多，特别是電車，所占全球市場佔有率越來越高。2023年大陸出口500萬輛左右，同比增長50%以上，有望躍居全球第一，其中以電動載人汽車增長幅度最為顯著。除了整車出海外，零部件和特定控制系統技術出口也增長顯著,包括電池、電機、控制系統等。2023年第四季度，比亞迪純電動車銷量首次超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。中國汽車出口金額前十大國家分别是俄羅斯、美國、墨西哥、英國、比利時、日本、澳洲、德國、阿聯酋和南韓；這些國家和地區的專利和知識産權保護的必要性，以及FTO的必要性可見一斑。

企業在全球布局之前是需要調研的，調查市場主要區域、是否在該市場範圍記憶體在阻撓、手中如何、回報可能性如何等。以弼興律師事務所的新能源汽車企業客戶的專利全球布局情況為例，車企有關于換點平台和系統的專利全球布局情況是可以看到目前該領域相關技術的布局大多布局在了亞洲，并且着重布局了東南亞。

這些布局的方案是基于前期調研與FTO分析、對市場佔有率的預判等工作而形成的。

布局政策會随着技術重點的轉移、銷售群體和方向的變化而有不同考慮。如果是整車系統的全球布局，仍然以弼興律師事務所的新能源汽車企業客戶的專利全球布局情況為例，則情況不同。

再以換電站相關技術為視角，弼興律師事務所的新能源汽車企業客戶的專利全球布局情況如下：

因為電池是目前的流行闆塊，對外申請數量大，在電池固定系統和結構方面，弼興律師事務所的新能源汽車企業客戶的專利全球布局情況是将國家劃分得更加細節。

二、涉外專利申請途徑簡介

涉外專利申請一般可以有4種途徑，分别是巴黎公約的優先權制度、專利合作公約（PCT）、海牙協定（Hague）和直接申請。

（一）巴黎公約

巴黎公約的适用範圍是巴黎公約成員國(179個國家)。巴黎公約作為一種涉外專利申請途徑指的是發明、實用新型和外觀設計的專利申請人從首次向成員國之一提出申請之日起，可以在一定期限内(發明和實用新型為12個月，外觀設計為6個月)以同一發明向其他成員國提出申請，而以第一次申請的日期為以後提出申請的日期。要注意的是，在中國大陸完成的發明創造，若要去國外申請專利需要經過保密審查。

通過巴黎公約途徑申請的優點是可以快速落地，落地之後成為當地申(local application)進而享受當地的專利法相關政策。成員國相對于PCT覆寫面更廣，比如阿根廷、巴基斯坦、孟加拉國等國都加入了巴黎公約。并且可以繞開地區專利審查局的審查，享受較為寬松的當地專利局審查方式。例如在法國申請專利需要經曆法國專利局審查才能在發過生效，但如果直接利用巴黎公約直接落地法國，法國專利局的檢索會更容易，通常隻考慮新穎性、形式等因素。

（二）PCT

PCT是在專利領域進行合作的國際性條約。其目的就是同一發明創造向多個國家申請專利時，減少申請人和各個國家局的重複勞動。通過PCT途徑，申請人隻需送出一份“國際”專利申請(而不是分别送出多個不同國家或地區的專利申請),即可請求在157個締約國對其發明創造進行專利保護。

PCT作為一種向國外申請專利的途徑，申請人在國際階段不被授予任何專利權，申請人最終仍然要在規定期限内分别辦理進入各個申請國的國家階段手續，經各個國家專利局的獨立(檢索和)審查符合授權條件後，獲得專利權。不過PCT可以自送出之後請求提前進入國家，不一定需要等到進國家絕限日。

PCT程式一般需要經曆國際階段（包括國際檢索、國際公開、國際初步審查）以及國家階段。

PCT程式相較于巴黎公約更為繁瑣。如果該賽道比較“激烈”，可以先送出一個本地申請以獲得一個優先權日，再在12個月内送出PCT正式申請作為PCT的起始點，開啟國際階段。國際檢索報告是全球性檢索，檢索工作會提示所申請的技術的可專利性如何，可以為申請人提供一些有關于新穎性、創造性、技術前景的預判，雖然該報告沒有法律意義。基于該報告，申請人若想要修改權利要求或說明書，可以利用國際階段的修改程式進行文本修改。國際檢索報告是不額外收費的，由檢索局自動給出。

到優先權日的18個月，國際專利就會自動公開。申請人也可以根據檢索報告來決定在優先權日的17.5個月左右撤回申請，但為了以防萬一，盡量在16個月左右即決定是否撤回，以免技術被公開。

總結起來，PCT申請途徑擁有諸多優點：

1. 給予申請人充裕的時間。PCT途徑可以給予申請人充裕的時間評估其申請的商業價值；籌集進入國家階段的經費；根據市場需求确定是否進入、進入哪些外國國家階段；以及準備相應國家申請檔案譯文。
2. 收費合理。通過PCT申請僅需支付一筆費用(國際申請費、檢索費及傳送費合計1萬多人民币)可以指定全部154個締約國。對于作為自然人的中國申請人，可以享受90%的國際申請費減免。
3. 具有高度靈活性。申請人可以選擇是否修改申請檔案及修改時機；可以選擇是否進入國際初步審查程式；可以選擇是否繳納檢索附加費。
4. 國際檢索報告和書面意見可以使申請人清楚地了解其申請相對于現有技術的水準，評估進入國家階段獲得專利權的可能性。為申請人決定如何采取下一步行動提供堅實的基礎。
5. 如果締約國簽訂有PCT專利審查高速公路(PCT-PPH)協定或類似協定，則在其國家階段，申請人還有可能加快審查程式。
6. 自優先權日起18個月公布後，申請人享有臨時保護(在提供這種保護的國家)。

PCT申請途徑有優先權恢複制度，即在提出國際申請時，已經超過優先權日起12個月但還未超過14個月，可以在國際階段提出優先權恢複請求。國際申請進入各國後，各國根據本國法的要求接受或不接受恢複請求。但能夠受理優先權恢複請求的專利局在作為指定局時并不一定接受優先權恢複，例如加拿大、中國、墨西哥(僅受理非故意)。有一些國家可以受理兩種恢複理由，但是作為指定局時隻接受一種，例如俄羅斯、阿曼、伊朗僅接受适當注意，歐亞僅接受非故意。換言之，如果專利局采取的标準較為寬松的，一般非故意（Unintentionally)作為理由即可恢複。但如果采取較為嚴格的标準，适當注意（Due care）理由才允許恢複。

部分地區專利需要集中審查才在各國生效。例如：

1. 非洲地區知識産權組織專利(ARIPO)，成員為官方語言主要為英語的國家(22個成員國)，包括波紮那、伊斯瓦蒂尼、甘比亞、加納、肯亞、賴索托、賴比瑞亞、馬拉威、模裡西斯、莫三鼻克、那密比亞、盧旺達、聖多美和普林西比、塞昔耳、塞拉利昂、索馬裡、蘇丹、坦尚尼亞、烏幹達、尚比亞、辛巴維（威）、佛得角。這些地區也是目前大陸車企會進駐的市場。這部分專利的申請需要指定生效國，經過實質性審查。
2. 非洲知識産權組織專利(OAPI)，成員為官方語言主要為法語的國家(17個成員國)，包括喀麥隆、貝甯、布基納法索、中非共和國、剛果、查德、加蓬、幾内亞、幾內亞·比索、科特迪瓦、馬裡、毛裡坦尼亞、尼日爾、塞内加爾、多哥、赤道幾内亞、科摩羅，這部分專利無需指定生效國，且無需實質審查。
3. 歐亞專利無需指定生效國，歐亞專利局審查後自動在所有覆寫的聲效果生效。
4. 歐洲專利需要指定生效國。不同地區專利的後期程式程式不同，自動生效或指定生效以及額外費用的情況，需要考慮在布局中。

必須要通過地區專利獲得國家專利的有ARIPO，不能直接在伊斯瓦蒂尼(SZ)生效。以及歐洲專利，不能夠直接在比利時(BE)、法國(FR)、愛爾蘭(IE)、荷蘭(NL)、希臘(GR)、塞浦洛斯(CY)、摩納哥(MC)、馬耳他(MT)、聖馬力諾(SM)等12個國家生效，必須通過歐洲專利局的審查。

在通過PCT申請國際專利時，要注意幾個要點：

1. PCT申請在進國家時可以選擇類型包括：發明或實用新型，但不包括外觀設計(海牙協定)。
2. 在中國大陸完成的發明創造如果以WIPO國際局作為受理局提出PCT國際申請，需要先向CNIPA提出向外申請保密審查請求并獲得許可，否則會影響中國授權。
3. 超過在先申請的申請日起12個月但仍在14個月内，PCT申請可以恢複優先權。
4. 若申請人在申請PCT之前不慎已經自行公開了發明創造，可以在提請PCT時做出說明，主張該發明創造不因所述公開喪失新穎性(novelty grace period)，但該主張不一定被所有指定局或標明局認可。
5. 超出進國家絕限時的補救辦法，可以嘗試了解各個國家的專利法，有些國家期限有恢複機制，比如美國、俄羅斯(31個月期限屆滿起12個月)、新加坡(優先權日起48個月)、印尼(優先權日起36個月)等；或者還有一些國家接受延期進入，比如加拿大接受延遲42個月等。
6. PCT申請的國家階段，雖然看上去本地化且需依據各國實質性審查标準而審定授權，但并非屬于各國的本土申請，法律意義不同，最典型的可以從美國來看。

PCT管道申請專利還需要關注部分國家設定了一定的特殊審查程式，這些國家都加入了PCT和巴黎公約兩個管道，包括：

1. 法國。法國專利局不對專利進行實質性審查，隻進行形式審查和技術性審查。偏形式審查和明顯新穎性問題。
2. 荷蘭。荷蘭發明專利申請需自申請之日起13個月内提出新穎性檢索要求，若檢索具有新穎性，則申請可在送出1-2年左右授權。認可恢複優先權，最晚可在優先權日起13個月内送出。
3. 立陶宛。立陶宛國家專利局不對專利進行實質性審查，僅查驗申請檔案是否完成送出。立陶宛專利申請通過率非常高，1年左右可以拿到證書。
4. 盧森堡。盧森堡專利的保護類型分為發明專利和外觀設計專利兩類，其中發明專利的保護期限為20年。如果申請人不要求新穎性審查，則發明專利保護期限為6年，也稱短期專利。短期專利不需要經過實質審查，申請之後半年内會下發專利證書，申請費用低。
5. 寮國。寮國的專利審查是以其他國家專利局對該專利審查的結果為準，寮國專利局本身沒有獨立的審查體系。
6. 東埔寨。高棉的專利審查是以其他國家專利局對該專利審查的結果為準，對于已經授權的中國專利，可以選擇在高棉生效。
7. 南非。南非實行非審查制度，南非發明專利申請無需經過實質審查即可授權。但是，在南非，任何專利在其生命周期内都可以被任何人申請撤銷，在撤銷程式中，才會處理新穎性和創造性的問題。

PCT途徑還設定有PPH加速程式。專利審查高速路是指，當申請人在首次申請受理局送出的專利申請中所包含的至少一項權利要求被認為可授權時，可以此為基礎向後續申請的受理局提出加快審查請求，具有加快審批、節省費用和授權率高的優勢。PPH的兩個基本類型分為正常PPH,所依據的是國家或地區的審查結果，以及PCT-PPH,所依據的是PCT國際階段的審查結果。

若申請人在後期進入國家階段之際想要啟動PPH程式，至少有以下要求：

1. 需要将待審查的權利要求範圍修改為與在先被認可的權利要求範圍大小一緻；以及
2. 作出積極工作結果的機關需要與在後審查的機關簽署過PPH協定，互相認可所做的工作結果。

PPH請求到結案周期大約為12個月，OA平均數為1次，一通周期2.7個月，授權率提高5%-30%不等。

（三）海牙協定

2022年2月5日，中國政府交存了《海牙協定日内瓦文本》(1999年)的加入書，該1999年文本于2022年5月5日在中國生效。海牙協定主要針對外觀專利，對車企而言較為重要。協定規定自然人或法人在至少一個海牙協定的締約方擁有真實和有效工商業營業所或商業機構或住所在締約方領土内有慣常居所。其中自然人是指一國國民，即作為締約方的國家或者締約方的政府間組織成員的國民。

依據海牙協定進行的國際申請注冊流程包括：

1. 申請送出：直接(官方網站)或者間接(國家知識産權局)。
2. 國際局進行形式審查：國際局進行審查(3個月答複期)。
3. 公布：立即公布(少于1個月)、标準公布(12個月)、延遲公布(最多30個月)。
4. 被指定締約方進行實質審查：駁回期限自公布日起6或12個月。
5. 續展：每5年，至少2次。

申請有一些必要的要求，包括必須以英語、法語或西班牙語擇一送出；最多可以包括100項不同的外觀設計(同一類别)；包含複制件(外觀設計圖檔)；指定向其申請保護的締約方等。

此外，通過海牙協定的申請海外專利可以注意一些可以節約一定費用的情況，包括：

1. 單一語言申請，指定多個締約方情況下，可以節省翻譯費用。
2. 因為要求最多允許100項設計，是以單次申請的項數越多，基本費節省明顯。
3. 基本費、公布費隻需在國際局繳納一次，意味着指定締約方越多，整體費用節省越明顯。
4. 可選擇是否在國際程式委托代理人，可以節省在國際程式階段的代理費。

美國和日本有自己的特殊申請特色。對于美國以外的國家未申請過專利的發明，在美國直接送出本地申請時，可以請求不公開進行審查，等到審定授權以後公告。如果利用不公開請求再加上當地的Track One加速程式，可以在一年内将專利審結，并将美國授權結果在巴黎公約各個國家落地且加速，是一種“潛水艇”專利布局方法。

另外，在日本申請需要注意根據不同的專利類型有不同的程式。

三、中國的申請政策

中國的企業可以結合巴黎公約和PCT兩種途徑尋求最優申請政策。

利用中國優先權送出在後專利申請，有以下兩種可選方案：

1. 中國與PCT同時申請，PCT再進入其他國家。該方案的優勢是中國可以較快審查，盡快獲得權利，在先中國優先權自動撤回，中國授權後可以去别國申請PPH加速。但該方案的缺點是中國申請無法預先獲得一個檢索報告，進行專利性預判。

1. 直接申請PCT再進入中國和其他國家。該方案的優勢是PCT國際階段可以獲得一個檢索報告，對專利性進行預判，進入中國減免實審費和超項附加費。不過該方案中國申請相對方案1周期長一些，多了PCT國際階段，而在先的中國優先權不會自動撤回。

作者：徐婕超

編輯：Eleven